Caso Gradiente vs. Apple

No ano de 2007, a Apple tentou fazer o registro da marca no Brasil,^[10] mas como havia um pedido similar, o pedido foi suspenso temporariamente, até que o pedido da Gradiente fosse concluído. Em 2008, a Gradiente teve o seu pedido junto ao INPI deferido, ganhando no Brasil os direitos do uso da palavra IPhone relacionadas a aparelhos de celular.^[11] Tal direito foi publicado na Revista da Propriedade Industrial (RPI) do INPI, edições 1925 e 1930. Com isso, em 13 de fevereiro daquele ano o INPI negou o registro de 4 dos 11 pedidos por parte da Apple relacionadas a palavra iPhone no Brasil. Com isso, a Apple perdeu o direito de usar a marca iPhone no país "pelo menos quando usada em relação a celulares".^[12]

A Apple então ingressou na Justiça e conseguiu anular parcialmente o registro da marca do IPhone da Gradiente. O juízo de 1º grau da 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro entendeu que o INPI, no momento da concessão da marca, deveria ter considerado a situação mercadológica do termo "iPhone". Nesse sentido, o juízo singular condenou o Instituto a anular a decisão concessória de registro e republicá-la no Órgão Oficial.^[13]

No início de 2013, a Apple ingressou no INPI solicitando a caducidade do registro da marca pela Gradiente, sob o argumento de que a empresa brasileira não teria comercializado o produto, no período de cinco anos, a partir da concessão da marca em janeiro de 2008.^[14] Em dezembro de 2012, porém, a Gradiente havia lançado uma nova versão do seu Gradiente iphone,^[15] intitulado Neo One e com configurações modestas.^[16]

Como a Gradiente foi noticiada pelo INPI sobre o recurso da Apple, ela afirmou que desde que obteve os direitos do uso do nome ainda não havia utilizado a marca "Iphone" porque estava focada em reestruturar a empresa e retornar às atividades.^[17][18] Com isso, em 13 de fevereiro de 2013, o INPI oficializou, novamente, a decisão de negar à americana Apple o pedido de registro da marca iPhone no país.^[19][20]

Em 19 de setembro de 2013, o juiz Eduardo André Brandão de Brito Fernandes do TRF da 2ª Região decidiu que "tanto a Apple quanto a Gradiente, cada um à sua forma, poderão utilizar o nome iPhone no Brasil".^[21] Na prática, isso significa uma derrota para a Gradiente, que já passou quase um ano investindo nesta briga com a Apple. Com a decisão do juiz, a Gradiente não poderia utilizar somente o nome iPhone, mas sim sempre usar a marca "Gradiente iphone" ao comunicar o seu produto. Como resultado disso, o juiz ordenou que o INPI cancelasse o registro já concedido à Gradiente e republicasse-o, deixando assim clara a situação e as novas regras.^[21]

Em outubro de 2013, a Gradiente fez valer novamente o deferimento de seu pedido junto ao INPI, e lançou no mercado o que, até agora, foi a última versão de seu Gradiente iphone: o C600.^[22]

Em junho de 2014, a Apple conquistou, em segunda instância, o direito de uso da marca no Brasil. A decisão judicial determinou que o registro da Gradiente não possui exclusividade sobre a marca. Com a decisão, a Apple pôde continuar usar livremente a marca sem pagar royalties à empresa brasileira.^[23]

Em 2018, a 4ª Turma do STJ decidiu que Gradiente não tem exclusividade sobre a marca Iphone. O relator do processo, ministro Luís Felipe Salomão, afirmou que o direito de uso exclusivo da marca não é absoluto.^[24]

Em dezembro de 2020, o caso chegou a ser encaminhado ao Centro de Conciliação e Mediação do STF, mas o procedimento terminou no ano seguinte sem acordo entre as partes.^[25]

Em 2021, o STF tentou resolver o caso por meio de uma mediação extrajudicial, mas sem acordo.^[26]

Em 15 de julho de 2022, a PGR, por meio de seu procurador-geral da República, Augusto Aras, opinou favoravelmente à utilização da marca iPhone pela empresa estadunidense.^[27]

Ainda em 2022, o STF reconheceu por unanimidade a repercussão geral da matéria, entendendo, assim, que caberia a ele julgar o mérito da questão.^[13] A notícia de que o caso seria julgado pelo STF fez as ações da Gradiente (papéis IGBR3) subirem.^[28]

Decisão do STF

O julgamento está suspenso, por ora, após um pedido de vista do processo por parte do Alexandre de Moraes.

Votos dos Ministros

Ministro	Voto a Favor da Gradiente	Voto a Favor da Apple	Informações/Observações sobre o voto	Ref
Dias Toffoli (relator)	Sim	Não	Votou pela reforma do acórdão do TRF-2 e propôs a tese de que o depósito de pedido de registro de marca não é afetado pelo uso posterior de um mesmo sinal distintivo por terceiros. Ele ressaltou ainda que a Apple poderia ter pedido administrativamente a anulação do registro da Gradiente em até 180 dias a partir da certificação, mas isso não ocorreu. Em resumo, ele entendeu que o caso deve ser decidido a favor da Gradiente em razão da ordem cronológica dos fatos, e afirmou que o registro do INPI garante o direito da marca no Brasil.	[29]
Luiz Fux	Não	Sim	Defendeu o "uso de razoabilidade" para não "comprometer o próprio interesse social do instituto da propriedade intelectual" e não premiar quem "se manteve inerte por estar protegido pela morosidade no processo de análise da autarquia". Para defender sua tese, utilizou-se de 3 argumentos: Argumento 1 - apesar de a Gradiente ter conquistado o registro no INPI, "não se trata de um direito absoluto" Argumento 2 - "inobservância das alterações no mercado durante o processo de registro da marca Gradiente Iphone". Isto é, enquanto o INPI analisava o caso ao longo de sete anos, a Apple popularizou o uso do nome para si. Argumento 3 - atuação do uso "semântico" do nome "iPhone" pela Apple. Ele entendeu que dar o direito da marca à Gradiente puniria a empresa norte-americana e desestimularia a economia por trazer insegurança jurídica.	[30]
Luís Roberto Barroso	Não	Sim	Entendeu que a Gradiente deve usar a marca "G Gradiente Iphone", com "i" maiúsculo e inseparável do nome da empresa, enquanto a Apple o direito da palavra "iPhone" isolada com "i" minúsculo. Para o ministro, esse entendimento não afetaria o mercado das empresas e "não causa danos emergentes a nenhuma delas" Com isso, ele votou por manter a decisão do TRF-2 que não admitiu o recurso extraordinário. Segundo ele, o caso trata de uma suposta violação a princípio constitucional de "caráter indireto". Para se admitir um RE, é necessária uma violação direta. As demais alegações, para o magistrado, eram genéricas.	[31]
Gilmar Mendes	Sim	Não	Apesar de ter acompanhado Toffoli no voto a favor da Gradiente, não juntou seu voto com a fundamentação	[32]
Edson Fachin	Declarou-se “suspeito” no caso, por motivo ainda desconhecido. Por isso, ele não vai votar.
Alexandre de Moraes	Não	Sim	Considerou que a marca iPhone tornou-se notoriamente conhecida como um aparelho da Apple, pois o consumidor passou a vinculá-la diretamente ao telefone por esta produzido. Com isso, defendeu que "deferir a exclusividade marcária à IGB, permitindo o uso exclusivo do termo 'iPhone' por essa empresa, desconsiderando toda a significativa mudança ocorrida no mercado, seria vulnerar a proteção aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência."	[33]
André Mendonça	Sim	Não	Apesar de ter acompanhado Toffoli no voto a favor da Gradiente, não juntou seu voto com a fundamentação.	[32]
Cristiano Zanin	Não	Sim	Entendeu que "a recorrente jamais utilizou a marca, tampouco lançou produto com o nome “Gradiente Iphone”. Não fez, portanto, nenhum investimento financeiro ou tecnológico no desenvolvimento de produtos para uso da marca."	[32]
Cármen Lúcia	Não	Sim
TOTAL	3	5